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設計創新在企業發展中得到愈來愈多的重視,如何通過外觀設計專利更有效地保護設計創新也成為業界熱議的問題之一。
1.檢索
無論是在設計項目開始前還是運行過程中,甚至設計結束后,無論是專利申請前還是專利授權后的保護階段,企業的設計人員或法務人員都應當做現有設計檢索。這種做法在對外觀專利實行實質審查的國家如日本、韓國和美國比較普遍,成效比較明顯,值得國內企業和設計人員借鑒。檢索的目的在于了解現有設計狀況,確定設計項目的立項價值、設計方向,確定專利申請的類型、保護范圍和維權走向,有助于設計人員作出有價值的創新,有助于獲得穩定的外觀專利,并在維權階段獲得壟斷性利益。檢索的內容不止于現有專利文獻,還應當包括非專利文獻,尤其是網上公開的現有設計。在專利無效案件審查實踐中,當事人提出網絡證據的情形越來越多,網絡證據的類型也越來越豐富,比如微博、淘寶快照、微信公眾號、網絡視頻、QQ空間等。
2.外觀專利申請前后的保密
在專利申請前和申請階段一定要注意保密措施的落實。“保密”是指不能通過公眾渠道公開,導致專利法意義上的公眾獲知或公開。在沒有同專利申請程序銜接的情況下,企業在產品研發過程中的測試或者市場開拓階段的宣傳需要謹慎,提高保密意識。

3.專利申請階段保護范圍的選擇和清楚表達
首先,專利申請圖片中形狀、圖案和色彩三種要素的選擇會影響到保護范圍的大小。保護范圍越大,將來他人落入保護范圍而構成侵權的可能性越大,但同時專利被宣告無效的可能性也增大。由此平衡權利穩定和專利保護利益,選擇合適的保護范圍非常重要。如圖5所示,無圖案無色彩的包裝罐,其形狀獨特,申請專利時只要求保護形狀,那么他人設計的包裝罐即使加上圖案和色彩,也會落入前者的專利保護范圍而構成侵權。
其次,具有相同設計構思的多個設計的申請形式的選擇。同一申請人的多個設計可以通過相似設計的形式申請專利。相似外觀設計專利是同一個申請號下圍繞一個基礎設計的多個設計的集合,而多個設計之間的保護范圍獨立,授權后可以分別就某一個設計向他人主張侵權。而如果因為申請時機或者其他考慮,沒有采用相似設計而采用多個獨立申請的形式,需要注意多個外觀專利申請之間是否構成同樣的發明創造,從而違反專利法第九條的規定,導致申請被駁回或者授權后被無效的風險加大。
再次,專利申請階段雖然允許一定程度的瑕疵,但還是需要注意圖片的清楚表達,盡量不留隱患,否則會導致不能授權或者授權后被以不符合專利法第二十七條第二款的規定被宣告無效。
4.專利保護
根據我國專利法、國家知識產權局《專利審查指南(2010)》、最高人民法院2009年和2016年的司法解釋(《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》和 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》中的相關規定,外觀專利侵權和無效案件中均要以外觀專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力,適用整體觀察綜合判斷的原則進行審查判斷。專利侵權程序和專利無效程序主要的不同在于,侵權程序中比較被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上有無實質性差異,認定是否近似,無效程序中比較授權外觀設計與其之前申請的設計(包括現有設計和在先申請在后公開的設計)是否構成相同或實質相同,與現有設計或現有設計特征的組合相比是否具有明顯區別。
外觀專利侵權和無效案件的審查給人比較主觀的印象,是由于外觀專利產品種類繁多,專利文件的簡要說明非常簡單,通過圖片信息了解產品需要大量的背景知識,包括本領域的常識。在專利侵權程序和無效程序中,為避免主觀審查、做出盡量客觀的判斷結論,既需要判案者積累大量產品設計信息,同時需要當事人要做適當檢索,提供現有設計證據輔助審判者了解外觀專利產品的功能、現有設計狀況,證明己方關于設計空間大小、慣常設計或常見設計的主張。經過雙方舉證爭辯的過程,才能確定授權外觀設計的創新或設計要點所在,使案件有更客觀的判斷。雙方證據比較激烈的典型案例是路虎公司和江鈴公司的汽車無效糾紛。